Clause de licence de marque : définition et rédaction

Exemple de rédaction commenté

L’exemple ci-dessous suppose la concession d’une licence sur une marque française enregistrée, dans une relation entre professionnels. Chaque commentaire explique la fonction du paragraphe, qui importe davantage que la formule retenue.

Article X. Licence de marque

X.1. Le Concédant, titulaire de la marque française « [SIGNE] », enregistrée sous le numéro [NUMÉRO] pour les produits et services des classes [CLASSES], concède au Licencié un droit d’exploiter cette marque dans les conditions ci-après. Le Concédant demeure seul titulaire de la marque et de tous les droits qui y sont attachés.

X.2. La licence est concédée à titre [exclusif / non exclusif], pour le territoire de [TERRITOIRE], pour la durée de [DURÉE], et pour les seuls produits et services suivants : [LISTE]. Le Licencié s’engage à ne pas exploiter la marque en dehors de ce périmètre.

X.3. Le Licencié exploite la marque sous la forme exacte sous laquelle elle a été enregistrée, sans modification, et respecte la charte d’usage communiquée par le Concédant. Il fait apparaître la mention « marque exploitée sous licence » sur les supports concernés.

X.4. Le Concédant contrôle la qualité des produits et services commercialisés sous la marque. À ce titre, le Licencié communique sur demande des échantillons et se soumet aux vérifications raisonnables du Concédant. Il s’engage à exploiter effectivement la marque pendant toute la durée du Contrat.

X.5. En contrepartie, le Licencié verse une redevance de [MODALITÉS]. Le Licencié ne peut consentir de sous-licence sans l’accord écrit et préalable du Concédant.

X.6. À l’expiration ou en cas de résiliation du Contrat, le Licencié cesse immédiatement tout usage de la marque, écoule ses stocks dans un délai de [DÉLAI] le cas échéant, et n’acquiert aucun droit sur la marque du fait de son exploitation.

Commentaire de X.1 : nommer précisément la marque et rappeler la titularité. La marque se désigne par son signe, son numéro d’enregistrement et ses classes, car c’est l’enregistrement qui délimite le monopole. Le rappel que le concédant reste titulaire n’est pas de style : il empêche que l’exploitation prolongée du licencié ne nourrisse une prétention de propriété. La logique est la même que dans une clause de licence d’utilisation, où le titulaire conserve ses droits, à la différence de la clause de cession de droits d’auteur qui, elle, transfère la propriété.

Commentaire de X.2 : le périmètre est le cœur économique de la clause. L’exclusivité, le territoire, la durée et la liste des produits et services fixent la valeur de la licence et le montant de la redevance. Le territoire, la durée et la nature des produits ou services figurent, avec la forme d’usage enregistrée et la qualité, parmi les limites de l’article L. 714-1, II du Code de la propriété intellectuelle dont la violation par le licencié permet au titulaire d’agir en contrefaçon. Une licence exclusive interdit au concédant de concéder les mêmes droits à d’autres, et souvent de les exploiter lui-même : l’articulation avec une clause d’exclusivité mérite d’être vérifiée.

Commentaire de X.3 : la forme d’usage protège l’intégrité du signe. Exploiter la marque telle qu’enregistrée évite que l’usage sous une forme modifiée n’affaiblisse le titre. La charte d’usage encadre les couleurs, proportions et supports, pour que la marque garde sa fonction d’identification.

Commentaire de X.4 : le contrôle qualité n’est pas une faveur, c’est une nécessité. Sans lui, la marque risque de devenir trompeuse sur la qualité ou la provenance des produits, ce qui ouvre la voie à la déchéance. L’obligation d’exploitation effective, elle, alimente l’usage sérieux qui préserve la marque de la déchéance pour non-usage.

Commentaire de X.5 et X.6 : la redevance et la sortie. La redevance se négocie librement (forfait, pourcentage du chiffre d’affaires, minimum garanti). L’interdiction de sous-licence sans accord préserve le contrôle du concédant sur qui exploite sa marque. La sortie doit être organisée : sans clause de cessation d’usage, un ancien licencié pourrait continuer d’apposer la marque, ce que traite plus largement la clause de sort des licences en fin de contrat.

Ce que dit le droit

La licence de marque est expressément prévue par le Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 714-1, II du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une licence d’exploitation exclusive ou non exclusive. Le même texte énumère cinq stipulations dont la violation permet au titulaire d’invoquer ses droits de marque contre le licencié : la durée de la licence, la forme couverte par l’enregistrement, la nature des produits ou services, le territoire, et la qualité des produits ou services. Dépasser l’une de ces limites expose donc le licencié à une action en contrefaçon, et non au seul terrain contractuel.

La licence peut être limitée là où la cession ne le peut pas. L’article L. 714-1 réserve la limitation territoriale à la licence : la cession, aux termes du I du même article, ne peut au contraire comporter de limitation territoriale. Une licence de marque se découpe donc librement dans le temps, l’espace et le catalogue de produits, ce qui en fait un outil souple de distribution et de franchise.

L’inscription au registre conditionne l’opposabilité aux tiers. L’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Entre les parties, la licence produit ses effets dès sa signature ; c’est vis-à-vis des tiers que l’inscription joue. Le même article permet au licencié, même si le contrat n’est pas inscrit, d’intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d’obtenir réparation de son préjudice propre. [À VÉRIFIER JURISTE : les conditions dans lesquelles le licencié, notamment exclusif, peut agir lui-même en contrefaçon après mise en demeure du titulaire, telles qu’elles résultent de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, doivent être confirmées et précisées.]

Le défaut de contrôle qualité peut entraîner la déchéance. L’article L. 714-6, b du Code de la propriété intellectuelle prononce la déchéance des droits du titulaire de la marque devenue, de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Une licence qui laisse le licencié commercialiser sous la marque des produits de qualité différente de celle attendue peut rendre le signe trompeur. Le contrôle qualité stipulé au contrat n’est donc pas seulement commercial : il préserve la validité même de la marque.

L’exploitation par le licencié préserve la marque de la déchéance pour non-usage. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prononce la déchéance du titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque, sans juste motif, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le même article assimile à l’usage du titulaire celui fait avec son consentement. L’exploitation autorisée par le licencié compte donc comme usage du titulaire, à condition qu’elle soit sérieuse et documentée.

Le régime de garantie relève largement du droit commun. La licence de marque s’analyse comme un contrat proche du louage d’une chose incorporelle, dont le concédant doit assurer la jouissance paisible. Le concédant garantit ainsi l’existence et la validité de la marque et s’abstient de troubler l’exploitation, logique que détaille la clause de garantie de jouissance paisible. [À VÉRIFIER JURISTE : la qualification exacte du contrat de licence de marque, la nature et l’étendue des garanties dues par le concédant, en l’absence de régime légal spécial dans le Code de la propriété intellectuelle, relèvent d’une appréciation à confirmer par un juriste.]

Les erreurs fréquentes

Omettre le contrôle qualité. C’est l’erreur la plus lourde de conséquences. Une marque exploitée sans surveillance de la qualité peut devenir trompeuse et encourir la déchéance au sens de l’article L. 714-6, b du Code de la propriété intellectuelle. Le contrôle protège autant le consommateur que le titre lui-même.

Négliger l’inscription au registre. Une licence non inscrite reste valable entre les parties, mais elle risque d’être inopposable aux tiers, notamment à un acquéreur ultérieur de la marque, faute d’inscription au registre national des marques prévue à l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Laisser le périmètre imprécis. Une licence muette sur le territoire, la durée ou la liste des produits s’interprète au détriment du licencié : ce qui n’est pas expressément concédé reste réservé au titulaire. Les cinq limites de l’article L. 714-1, II gagnent à être toutes explicitées.

Confondre exclusivité et non-exclusivité. À défaut de mention expresse, le licencié ne peut se prévaloir d’une exclusivité qu’il n’a pas obtenue par écrit. La qualification exclusive ou non exclusive doit figurer noir sur blanc, car elle décide du droit du concédant de concéder les mêmes droits à d’autres.

Autoriser implicitement la sous-licence. Le silence du contrat sur la sous-licence est source de litige. Mieux vaut la subordonner à un accord écrit préalable, pour que le concédant garde la maîtrise de qui exploite sa marque.

Oublier d’organiser la fin du contrat. Sans clause de cessation d’usage et de sort des stocks, un ancien licencié peut prétendre continuer d’apposer la marque ou écouler ses produits. La sortie se prépare dès la signature, en lien avec la clause de résiliation pour faute.

Négociation : ce que défend chaque partie

Ce que défend le concédant. Un périmètre étroit et précis, un contrôle qualité effectif assorti d’un droit d’audit et d’échantillonnage, une obligation d’exploitation effective de la marque, une redevance assise sur le chiffre d’affaires avec minimum garanti, l’interdiction de toute sous-licence sans accord, et une sortie nette imposant la cessation d’usage. Il cherche à valoriser sa marque sans en perdre le contrôle ni la validité.

Ce que défend le licencié. Une exclusivité au moins territoriale pour sécuriser son investissement commercial, une durée suffisante pour amortir cet investissement, une garantie du concédant sur l’existence et la validité de la marque, un engagement du titulaire de la défendre contre les contrefacteurs, et un délai d’écoulement des stocks en fin de contrat. Il refuse de bâtir une clientèle sur un signe qu’il pourrait perdre du jour au lendemain.

Où se situe l’équilibre. Le plus souvent dans le couplage de l’exclusivité et des obligations d’exploitation. Le concédant accorde une exclusivité territoriale en échange d’un engagement d’exploitation minimale, dont le non-respect fait tomber l’exclusivité ou permet la résiliation. Le contrôle qualité se négocie comme un intérêt commun plutôt que comme une contrainte, puisqu’il protège la valeur de la marque dont vivent les deux parties. La question de la marque doit enfin se lire avec les autres droits en jeu, notamment la clause de propriété intellectuelle antérieure (background IP), qui délimite ce que chaque partie apporte et conserve.